Plný text
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a Mgr. Jiřího Němce ve věci žalobkyně SALOMON S.A.S., se sídlem v Les Croiselets, F74370 Metz-Tessy, Francouzská republika, zastoupené JUDr. Petrem Holým, advokátem se sídlem v Praze 9, Místecká 567, proti žalované ROAD STAR GROUP s.r.o., se sídlem v Praze 10, K Valu 343/7, identifikační číslo osoby 27956776, zastoupené Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 976/12, o určení, že zadržené zboží porušuje práva duševního vlastnictví, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 28/2021, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 8. 2024, č. j. 3 Cmo 73/2023-151, takto:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 8. 2024, č. j. 3 Cmo 73/2023-151, se zrušuje a věc se vrací Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
I. Dosavadní průběh řízení
1. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 4. 2023, č. j. 2 Cm 28/2021-103, určil, že nakládáním se zbožím zajištěným žalované Celním úřadem pro hlavní město Prahu ve věci sp. zn. 306364/2021-510000-61, blíže specifikovaným v rozsudku, bylo porušeno právo žalobkyně k jejímu duševnímu vlastnictví (výrok I), uložil žalované povinnost sdělit žalobkyni informace obsahující: a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jiného předchozího držitele zboží uvedeného ve výroku I, b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za zboží uvedené ve výroku I (výrok II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III).
2. Rozhodl tak o žalobě, kterou se žalobkyně domáhala shora uvedeného určení (přičemž se nejednalo o určovací žalobu podle § 80 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“, nýbrž o zvláštní druh žaloby podle § 20 odst. 1 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví) s tím, že k porušení práva z duševního vlastnictví žalobkyně dochází na základě skutečnosti, že zboží žalované je označeno označeními shodnými nebo zaměnitelnými se zapsanými ochrannými známkami a vzhled tohoto zboží odpovídá zapsaným průmyslovým vzorům žalobkyně.
3. K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 8. 2024, č. j. 3 Cmo 73/2023-151, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I a II tak, že se žaloba o určení a uložení povinnosti žalované sdělit výše uvedené informace zamítá (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (druhý výrok).
4. Odvolací soud konstatoval, že soud prvního stupně měl k dispozici dostatek skutkových zjištění, nicméně neztotožnil se s jeho právními závěry. Odvolací soud částečně zopakoval dokazování a zjistil, že vzhled zajištěného zboží (obuvi) žalované odpovídá průmyslovým vzorům Společenství č. 004160273-0002 a č. 005299955-0004, jejichž vlastníkem je žalovaná. Ačkoliv tak žalobkyně disponuje staršími průmyslovými vzory, nebyla-li platnost mladších průmyslových vzorů žalované zpochybněna, pohlíží na ně soud jako na platné. Žalované tak svědčí výlučné právo užívat průmyslový vzor ve smyslu § 19 zákona č. 207/2000 Sb., zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně průmyslových vzorů“), resp. ve smyslu čl. 19 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (dále též „Nařízení č. 6/2002“). Nakládání žalované se zbožím, jež vzhledem odpovídá zapsaným průmyslovým vzorům žalované, je tak podle odvolacího soudu realizací práva, které žalované ze zapsaných průmyslových vzorů vyplývá a nelze dovozovat, že tím porušuje práva žalobkyně vyplývající z jejích ochranných známek a průmyslových vzorů. Odvolací soud proto žalobu zamítl.
II. Dovolání a vyjádření k němu
5. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, jehož přípustnost spatřovala v tom, že rozsudek odvolacího soudu závisí na vyřešení otázek hmotného práva, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské Unie (dále jen „SDEU“), a to při posouzení následujících otázek:
- (i) Lze pozdější registrací stejného či konfliktního průmyslového statku získat další a rovnocenné výlučné právo k takovému průmyslovému statku?
(ii) Může pozdější formální registrace stejného či konfliktního průmyslového statku odůvodnit užívání takového průmyslového statku navzdory již existujícímu staršímu výlučnému právu jiného?
(iii) Je ochrana staršího průmyslového práva podmíněná formálním zrušením mladší konfliktní registrace?
7. Žalobkyně dále namítá rozpor mezi skutkovým stavem a právním hodnocením odvolacího soudu způsobující nepřezkoumatelnost a překvapivost napadeného rozhodnutí.
8. Žalobkyně navrhla, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
9. Žalovaná se k dovolání žalobkyně vyjádřila tak, že je navrhuje jako nepřípustné odmítnout, případně jako nedůvodné zamítnout.
III. Přípustnost dovolání
10. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, zastoupenou advokátem [§ 240 odst. 1 a
§ 241 odst. 1 o. s. ř.], posuzoval, zda je dovolání přípustné.
11. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
12. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
13. Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu jen z důvodů uplatněných v dovolání. Jestliže je dovolání přípustné, přihlédne k případným vadám uvedeným v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).
14. Dovolání je podle § 237 o. s. ř. přípustné pro řešení otázek vymezených žalobkyní v dovolání, jejichž společná podstata spočívá v posouzení, zda se právo ke starší ochranné známce a průmyslovému vzoru uplatní vůči předmětu mladšího práva průmyslového vlastnictví, aniž by došlo k zániku tohoto práva (prohlášení jeho neplatnosti), neboť odvolací soud se při jejich řešení odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a rovněž rozhodovací praxe SDEU (k takto vymezené přípustnosti dovolání srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2023, sp. zn. 23 Cdo 72/2023, či nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 2522/19).
IV. Důvodnost dovolání a právní úvahy dovolacího soudu
15. Dovolání je důvodné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu při vyřešení položených otázek spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).
16. Právní posouzení věci je činnost soudu spočívající v podřazení zjištěného skutkového stavu pod hypotézu (skutkovou podstatu) vyhledané právní normy, jež vede k učinění závěru, zda a komu soud právo či povinnost přizná, či nikoliv.
17. Nesprávným právním posouzením věci je obecně omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav (skutková zjištění), tj. jestliže věc posoudil podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.
Relevantní právní úprava ochrany průmyslových vzorů
18. Podle čl. 10 Nařízení č. 6/2002 se rozsah ochrany práva k (průmyslovému) vzoru vztahuje na jakýkoliv (průmyslový) vzor, který nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým dojmem.
19. Podle čl. 19 odst. 1 Nařízení č. 6/2002 poskytuje zápis zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu.
20. Podle § 19 odst. 1 zákona o ochraně průmyslových vzorů poskytuje zápis průmyslového vzoru jeho vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům.
Relevantní právní úprava ochrany ochranných známek
21. Podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (dále jen „Nařízení č. 2017/1001“) vyplývají ze zápisu ochranné známky EU pro jejího vlastníka výlučná práva.
22. Podle čl. 9 odst. 2 Nařízení č. 2017/1001 aniž jsou dotčena práva vlastníků získaná přede dnem podání přihlášky nebo dnem vzniku práva přednosti ochranné známky EU, je vlastník ochranné známky EU oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby jakékoli označení, je-li:
- a) toto označení totožné s ochrannou známkou EU a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka EU zapsána;
b) toto označení totožné s ochrannou známkou EU, nebo je jí podobné a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky nebo službami, či podobné výrobkům nebo službám, pro něž je ochranná známka EU zapsána, jestliže existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s ochrannou známkou;
c) toto označení totožné s ochrannou známkou EU, nebo je jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka EU zapsána, nebo jsou či nejsou jim podobné, pokud má tato ochranná známka v Unii dobré jméno a pokud by užívání takového označení bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky EU nebo jim bylo na újmu.
- a) toto označení totožné s ochrannou známkou a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána;
b) toto označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky nebo službami či podobné výrobkům nebo službám, pro něž je ochranná známka zapsána, jestliže existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s ochrannou známkou;
c) toto označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, nebo jsou či nejsou jim podobné, jestliže má tato ochranná známka v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
25. Podle § 8 odst. 2 ZOZ nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 až 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat
- a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
26. SDEU ve své rozhodovací praxi řešil otázku, zda se vztahuje ve sporu o porušení výlučného práva vyplývajícího ze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství právo zakázat třetím osobám užívat uvedený (průmyslový) vzor, které je stanoveno v čl. 19 odst. 1 Nařízení č. 6/2002, na všechny třetí osoby, které používají jiný (průmyslový) vzor, jenž na informovaného uživatele nepůsobí celkovým odlišným dojmem, nebo naopak vylučuje třetí osobu, která užívá svůj později zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, dokud nebude tento (průmyslový) vzor prohlášen za neplatný. Odpovědí na takto předloženou otázku pak bylo, že čl. 19 odst. 1 Nařízení č. 6/2002 musí být vykládán v tom smyslu, že se ve sporu o porušení výlučného práva vyplývajícího ze zápisu (průmyslového) vzoru Společenství vztahuje právo zakázat třetím osobám užívat uvedený (průmyslový) vzor na jakoukoliv třetí osobu, která užívá (průmyslový) vzor, jenž na informovaného uživatele nepůsobí odlišným celkovým dojmem, včetně třetí osoby, která je majitelem (průmyslového) vzoru Společenství zapsaného později (rozsudek SDEU ze dne 16. 2. 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA proti Proyectos Integrales de Balizamientos SL, C-488/10, bod 52).
27. Ve vztahu k uplatnění práv z ochranných známek (konkrétně ochranných známek Společenství) přijal SDEU závěr, podle kterého čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/95/ES je třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím osobám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí osobu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou (rozsudek SDEU ze dne 10. 3. 2015, Rosa dels Vents Assessoria SL proti U Hostels Albergues Juveniles SL, C-491/14, bod 31). Rovněž čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (v současnosti čl. 9 odst. 1 Nařízení č. 2017/1001) je třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím stranám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí stranu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou (rozsudek SDEU ze dne 21. 2. 2013, Fédération Cynologique Internationale proti Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, C-561/11, bod 52).
28. Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi dospěl v případě konfliktu dvou zapsaných průmyslových vzorů k závěru, že v občanském soudním řízení nemůže dojít k výmazu zápisu průmyslového vzoru – tato pravomoc je svěřena pouze Úřadu průmyslového vlastnictví (§ 27 a násl. zákona o ochraně průmyslových vzorů). Zároveň však dospěl k závěru, že posouzení zápisné způsobilosti zapsaného vzoru je třeba odlišovat od situace, kdy majitel zapsaného průmyslového vzoru brání užívání později zapsaného průmyslového vzoru. Právo zabránit užívání průmyslového vzoru třetí osobou (majitelem mladšího průmyslového vzoru) převáží nad právem této osoby užívat mladší průmyslový vzor vyplývající ze zápisu mladšího průmyslového vzoru (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. 23 Cdo 4219/2013, uveřejněný pod č. 49/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
29. Ve vztahu k ochranným známkám Nejvyšší soud dospěl ve své rozhodovací praxi k závěru, že skutečnost, že je označení zapsáno jako ochranná známka, neznamená, že vlastník starší ochranné známky nemůže zakázat užívání pozdější ochranné známky, která je shodná či obdobná se starší ochrannou známkou (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2015, sp. zn. 23 Cdo 7/2013).
Posouzení v projednávané věci
30. Dovolací soud je v projednávané věci vázán zjištěným skutkovým stavem (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Podle skutkových zjištění soudů je žalobkyně vlastníkem předmětných průmyslových vzorů s datem přihlášky 10. 1. 2017 a obrazových ochranných známek EU s právem přednosti 7. 7. 2006 a 14. 3. 2013. Jednatel a společník žalované a žalovaná je vlastníkem kombinované ochranné známky s právem přednosti 31. 7. 2014, obrazové ochranné známky s právem přednosti 22. 4. 2017 a průmyslových vzorů s datem přihlášky 23. 8. 2017 a 6. 6. 2018 blíže specifikovaných v rozhodnutích. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že označení zboží žalované porušuje práva žalobkyně k ochranné známce a k průmyslovým vzorům, neboť ve vztahu ke zboží uváděnému žalovanou na trh existuje pravděpodobnost záměny ochranných známek žalobkyně s označeními použitými na tomto zboží a celkový dojem jeho vzhledu je obdobný jako u průmyslových vzorů žalobkyně.
31. Odvolací soud poté založil napadené rozhodnutí na závěru, podle kterého nebyla-li platnost průmyslových vzorů žalované (účinně) zpochybněna, pohlíží soud na průmyslové vzory jako na platné. Nakládání s předmětným zbožím pak představuje realizaci práva žalované, které jí ze zapsaných průmyslových vzorů vyplývá, a žalovaná tak do práv duševního vlastnictví žalobkyně nezasahuje.
32. Odvolací soud však pomíjí, že prohlášení průmyslových vzorů žalované za neplatné není předpokladem pro ochranu práv žalobkyně plynoucí jí z jejích průmyslových vzorů (a obdobně u práv z ochranných známek).
33. Soudy totiž v případě posuzování, zda došlo použitím vzhledu výrobku tvořícího obsah (později) zapsaného průmyslového vzor k zásahu do práva plynoucího ze (staršího) zapsaného průmyslového vzoru, neposuzují zápisnou způsobilost (později) zapsaného průmyslového vzoru, nýbrž pouze to, zda použitý vzhled výrobku spadá do rozsahu ochrany (staršího) průmyslového vzoru žalobce a zda tak dochází k zásahu do práva plynoucího z jeho (staršího) průmyslového vzoru (a obdobně u práv z ochranných známek, s výjimkou situace podle § 10b ZOZ, ve znění účinném od 1. 1. 2019, a čl. 16 Nařízení č. 2017/1001).
34. Jestliže odvolací soud založil napadené rozhodnutí na závěru, že zápis průmyslových vzorů žalované vylučuje práva plynoucí z dříve zapsaných průmyslových vzorů a ochranných známek žalobkyně, resp. že z důvodu zápisu mladších průmyslových vzorů žalované se žalobkyně nemůže domáhat ochrany svých práv plynoucích jí ze starších zapsaných průmyslových vzorů a ochranných známek, aniž by předtím byly mladší průmyslové vzory prohlášeny za neplatné, když nakládání se zbožím, jehož vzhled odpovídá zapsaným průmyslovým vzorům žalované, je realizací jejího práva z těchto vzorů, je právní posouzení odvolacího soudu nesprávné.
35. V dalším řízení odvolací soud posoudí v kontextu shora uvedených závěrů zejména to, zda nakládáním s žalobou specifikovaným zbožím žalovaná zasahuje do práv žalobkyně plynoucí jí z (dříve) zapsaných průmyslových vzorů a ochranných známek.
36. Podle § 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud takové vady řízení nezjistil, a to ani žalobkyní namítanou nepřezkoumatelnost a překvapivost napadeného rozhodnutí.
V. Závěr
37. Jelikož právní posouzení věci odvolacím soudem není správné (dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř. byl uplatněn důvodně) a není možné vzhledem k dosavadním výsledkům řízení o věci v dovolacím řízení rozhodnout [§ 243d odst. 1 písm. b) o. s. ř.], Nejvyšší soud, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), napadený rozsudek odvolacího soudu podle ustanovení § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil.
38. Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243g odst. 1 a § 226 odst. 1 o. s. ř.)
39. O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí.
P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. 10. 2025
JUDr. Pavel Tůma, Ph.D.
předseda senátu