7 A 151/2000

Z odůvodnění:

V prvé řadě je třeba vymezit, podle kterého zákona byla věc posuzována a zda a jaký význam pro posouzení soudem má nová právní úprava. Žalovaný napadené rozhodnutí vydal za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., přičemž rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo vydáno před novelou provedenou zákonem č. 116/2000 Sb., která ovšem na řízení v dané věci neměla vliv. Podle § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. se ochranná známka vymaže, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu Úřad zjistí, že: a) známka byla zapsána v rozporu s tímto zákonem. Podle § 42 odst. 2 tohoto zákona se vztahy z ochranných známek zapsaných před účinností tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto zákona a vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. Soulad či rozpor zápisu dané ochranné známky se zákonem je proto třeba posuzovat podle zákona předchozího, tj. podle zákona č. 174/1988 Sb. Poukazuje-li žalobce ve svém podání ze dne 9. 8. 2005 na zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, jako na zákon, podle něhož je třeba žalobu posoudit, a na konkrétní ustanovení tohoto zákona, z nichž je třeba vycházet, nelze mu přisvědčit. Soud podle § 75 odst. 1 s. ř. s. vychází při přezkoumání rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu; stejná zásada platila i v době podání žaloby (§ 250i odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2002). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí žalovaného nabylo právní moci, mohla by nová právní úprava mít vliv na posouzení návrhu jen v dalším řízení po jeho zrušení, a to v mezích daných ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Soud, který nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu svým rozhodnutím a neposuzuje věc podle skutkového a právního stavu v době vydání rozsudku, pak k nové právní úpravě v daném případě nepřihlíží. Ve světle uvedených předpisů pak Nejvyšší správní soud zkoumal zákonnost postupu i rozhodnutí žalovaného; závěry jsou uvedeny podle jednotlivých žalobních námitek, ovšem v pořadí jejich logické souslednosti a návaznosti:

Za přednostní je třeba považovat žalobní námitku ad 1): pokud by totiž bylo napadené rozhodnutí nicotné, pak by nebylo ani možno vážit naplnění námitek ostatních a soud by tuto nicotnost podle § 76 odst. 2 s. ř. s. vyslovil. Důvodem pro takové rozhodnutí soudu je, že správní rozhodnutí trpí takovými vadami, které vyvolávají jeho nicotnost. Za důvod nicotnosti stávající judikatura považuje nedostatky natolik zásadní a zřejmé, že po účastnících nelze spravedlivě žádat, aby tento správní akt respektovali (např. rozhodnutí NSS ze dne 18. 11. 2003, čj. 2 Afs 12/2003-213, zveřejněno pod č. 212/2004 Sb. NSS). Žalobce za důvod nicotnosti označil porušení účastnických práv akciové společnosti T. i svých vlastních.

V návrhu na výmaz ochranné známky podaném dne 26. 5. 1998 navrhovatel označil za jejího majitele J. M. Náležitosti návrhu byly stanoveny v § 13 odst. 1 vyhlášky Úřadu průmyslového vlastnictví č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, a podle písm. b) tohoto ustanovení mezi ně patřilo uvedení názvu a sídla, nebo jména a adresy majitele ochranné známky. Podle odst. 4 téhož ustanovení Úřad vyzve majitele, aby se k návrhu vyjádřil. Návrh byl doručen k vyjádření akciové společnosti T., jejíž zástupkyně, která byla rovněž zástupkyní žalobce, sdělila Úřadu, že dne 3. 3. 1998 bylo požádáno o převod ochranné známky z akciové společnosti T. na J. M., který je od tohoto data nabyvatelem ochranné známky. Podle § 19 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. může majitel ochranné známky převést ochrannou známku pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána, nebo pro jejich část, písemnou smlouvou na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, jestliže tyto výrobky nebo služby jsou k datu uzavření smlouvy předmětem jejího podnikání. Smlouva o převodu ochranné známky nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek. Podle shodného vyjádření žalobce i žalovaného došlo k zápisu do rejstříku ochranných známek dne 13. 10. 1998, tedy po podání návrhu a před vydáním rozhodnutí Úřadu. V době podání návrhu tedy byla evidovaným majitelem ochranné známky akciová společnost T.; navrhovatel v návrhu označil za majitele J. M.

Řízení o výmaz ochranné známky podle § 25 může být buď návrhové, nebo zahájené na základě vlastního podnětu Úřadu. V daném případě šlo o řízení návrhové. Zjistil-li Úřad, že jeden z údajů uvedených v návrhu neodpovídá skutečnosti, mohl v souladu s § 38 odst. 5 zákona č. 137/1995 Sb. vyzvat navrhovatele k odstranění vady. Tento postup je však na místě jenom tam, kde neúplnost či vada podání znemožňuje pokračování v řízení. Uvedení majitele ochranné známky v návrhu je sice jeho povinnou náležitostí, ovšem okruh účastníků výmazového řízení není vymezen obsahem návrhu, ale je dán zákonem. Podle § 38 odst. 1 cit. zákona je účastníkem řízení majitel ochranné známky, o níž má být řízení vedeno. Účastníkem řízení tak ze zákona byla akciová společnost T. Za takové situace lze dospět k závěru, že vada návrhu spočívající v nesprávném označení majitele ochranné známky neznemožňovala pokračování v řízení. Akciová společnost T. však v průběhu řízení převedla ochrannou známku na J. M., a tudíž přestala splňovat podmínky účastníka tohoto řízení. Došlo tak k situaci, kdy se majitelem ochranné známky stal ten, kdo za něho byl označen v návrhu na zahájení řízení.

Nerozhodné jsou všechny žalobní námitky porušení účastnických práv akciové společnosti T. Žalobou totiž podle § 247 odst. 1 o. s. ř. (ve znění účinném v době podání žaloby) musí žalobce tvrdit porušení svých práv rozhodnutím správního orgánu. Cituje-li žalobce např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 11. 1992, čj. 6 A 58/92-22 (zveřejněno v časopise Správní právo č. 4/93 pod č. 8), opomíjí první právní větu tohoto judikátu, v níž je uvedeno: „Ve správním soudnictví při rozhodování o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů soud poskytuje ochranu pouze subjektivním právům žalobcovým. Pokud se žalobce dovolá u soudu ochrany pro práva cizí, musí být řízení o žalobě zastaveno, stejně tak tvrdí-li žalobce, že bylo porušeno právo jeho, ač vpravdě o jeho právo vůbec nešlo; v těchto případech je žaloba podána neoprávněnou osobou.“ Žalobce se tedy nemůže domáhat ochrany porušených práv akciové společnosti T., která ostatně pouze mohla postrádat ukončení řízení vůči ní, a navíc občanský soudní řád i jí tehdy zajišťoval možnost ochrany jejích práv postupem podle § 250b odst. 2. Pokud jde o její práva, která by mohla být dotčena výmazem ochranné známky z titulu předchozího vlastnictví, pak zákon č. 137/1995 Sb. v řízení o výmaz účastenství předchozích majitelů ochranných známek nepředpokládá. Lze tedy z žalobních námitek vážit jen tvrzené porušení práv žalobce.

V důsledku podaného návrhu bylo zahájeno řízení o výmaz ochranné známky a toto zahájení řízení bylo Úřadem oznámeno subjektu, který byl ze zákona účastníkem řízení jako majitel ochranné známky. V průběhu řízení jím však být přestal; ponechat je třeba při tomto přezkumu stranou skutečnost, že vůči subjektu, jemuž bylo zahájení řízení oznámeno, nebylo toto nijak ukončeno. S touto námitkou úzce souvisí i část námitky, podle níž řízení proti účastníku, který nebyl pasivně legitimován, mělo být zastaveno; nejde o zásah do práv žalobcových. Stejně tak s nedostatkem porušených práv jiného subjektu nelze spojovat porušení práv žalobce spočívajících v převodu ochranné známky v průběhu řízení o její výmaz. Smlouva o převodu ochranné známky byla uzavřena před zahájením výmazového řízení a před zápisem převodu do rejstříku ochranných známek byla existence výmazového řízení známa jak převodci, tak i nabyvateli, což je zřejmé z vyjádření jejich společné zástupkyně ze dne 28. 7. 1998.

Bylo tu tedy vedeno správní řízení a v jeho průběhu oznámil jiný subjekt, že na něho smluvně byla převedena práva z ochranné známky a také se v průběhu řízení stal majitelem této známky. Převodem práv k ochranné známce pak nabyl žalobce práv s ochrannou známkou spojených (§ 13 – § 15 zákona č. 137/1995 Sb.); pokud jde o řízení, která by případně ohledně ochranné známky nebo v souvislosti s ní byla vedena, mohl by se stát jejich účastníkem jen jako procesní nástupce, tzn. že se mohl stát účastníkem jen těch řízení, která procesní nástupnictví předpokládají. Nelze přisvědčit žalobci v tom, že účastenství jednoho subjektu vylučuje účast subjektu jiného. Řízení by mohlo být vedeno i s více účastníky (např. pokud by bylo sporné, kdo je majitelem ochranné známky), přičemž ovšem jen vůči majiteli by bylo možno rozhodnout o výmazu a vůči ostatním účastníkům by bylo řízení ukončeno jen rozhodnutím procesním (a jak výše uvedeno, porušení práva akciové společnosti T. na řádné ukončení řízení vůči ní není žalobce oprávněn namítat a soud k této námitce také nepřihlíží). Otázkou pak je, zda v daném případě přicházelo v úvahu procesní nástupnictví tohoto nového subjektu (J. M.), či zda bylo na místě řízení ukončit. Zákon č. 137/1995 Sb., stejně jako správní řád, výslovně procesní nástupnictví neřeší. Správní teorie však právní nástupnictví ve správním řízení nevylučuje, rozlišuje však jeho možnost podle charakteru řízení. Ve správním řízení zakončeném vydáním správního aktu ad personam tuto možnost nepřipouští, oproti tomu ve správním řízení vztahujícím se k věci – ad rem – toto nástupnictví připouští. Tedy pro případ, že je určitá osoba účastníkem řízení jen proto, že je nositelem určitých práv, pak s převodem těchto práv dojde i ke změně účastenství v řízení, které se ve věci těchto práv vede. Např. komentář ke správnímu řádu (Vopálka, Šimůnková, Šolín, C. H. Beck 1999) nevylučuje procesní nástupnictví ve správním řízení (pokud není vyloučeno zákonem), když za rozhodnou považuje možnost uplatnění účastnických práv v tom časovém úseku správního řízení, ve kterém subjekt postavení účastníka řízení měl. V daném případě zákon č. 137/1995 Sb. procesní nástupnictví sice neupravoval, ale ani nevylučoval, přičemž z povahy věci je třeba řízení o výmazu ochranné známky považovat za řízení směřující ad rem. Procesní nástupnictví zde proto nelze považovat za vyloučené a účastník řízení, jemuž bylo zahájení tohoto řízení oznámeno, také v průběhu řízení sdělil, že majitelem ochranné známky je někdo jiný.

Stejně tak by toto oznámení mohlo být považováno za oznámení učiněné žalobcem, neboť zástupkyně akciové společnosti T. současně oznámila, že zastupuje i žalobce, a to doložila plnou mocí. Žalobce ovšem žalobou vůbec nenamítá porušení svých účastnických práv v řízení (tedy např. nedostatek vyrozumění o návrhu na výmaz a nemožnost se k němu vyjádřit před vydáním rozhodnutí I. stupně) a soud není oprávněn tyto vady specifikovat a zkoumat na základě vlastního poznání o stavu řízení. Přičítat to skutečnosti, že oba subjekty byly zastoupeny stejnou zástupkyní, a tedy žalobce ve skutečností tímto postupem újmu neutrpěl, by bylo pouhou spekulací.

Další námitka vytýká žalovanému, že v průběhu výmazového řízení provedl zápis převodu ochranné známky do rejstříku ochranných známek, ač tak učinit neměl, a pokud tak učinil, tak tím fakticky potvrdil její zápisnou způsobilost. Zákon č. 137/1995 Sb. nijak neomezuje možnost převodu ochranných známek, s výjimkou podmínky odpovídajícího předmětu podnikání nabyvatele, a pro účinnost tohoto převodu vůči třetím osobám stanoví podmínku zápisu do rejstříku ochranných známek (§ 19 odst. 1). Jiné než uvedené podmínky (kromě náležitostí žádosti – § 10 vyhlášky č. 213/1995 Sb.) není Úřad povinen zkoumat; není tedy ani povinen zkoumat zápisnou způsobilost převedené ochranné známky. Skutečnost, že je vedeno řízení o výmazu této ochranné známky, nemá na možnost zápisu do rejstříku ochranných známek vliv. Jistě je Úřad i při zápisu převodu povinen postupovat podle obecných principů řádné správy, a i když to není jeho zákonnou povinností, bylo by lze očekávat vyrozumění nabyvatele ochranné známky o tom, že je zahájeno řízení o výmaz této známky, aby nebyl na svých právech poškozen. V daném případě však toho nebylo třeba, neboť nabyvatel s touto skutečností obeznámen byl (viz podání jeho zástupkyně ze dne 28. 7. 1998) a ničeho z ní ve vztahu k zápisu převodu nevyvodil. Zápis převodu ochranné známky tak měl vliv jen na okruh účastníků výmazového řízení, v němž změna majitele respektována byla. Zápis převodu ochranné známky se tedy nijak neodrazil na zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí a skutečnost, že byl proveden zápis převodu do rejstříku ochranných známek, nijak nevylučuje posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky ve zvláštním řízení; proto soud tuto námitku neshledal důvodnou.

Zápisnou způsobilost ochranné známky pak bylo třeba zkoumat v mezích daných zákonem č. 174/1988 Sb. Ten stanovil v § 2, že ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno v rejstříku ochranných známek. Podle § 4 písm. a) cit. zákona bylo ze zápisu do rejstříku vyloučeno označení, které nemá rozlišovací způsobilost nebo které tvoří převážně popisné údaje, ledaže by bylo prokázáno, že se označení pro výrobky nebo služby přihlašovatele stalo příznačným. Tyto podmínky byl Úřad oprávněn zkoumat v rámci řízení o výmaz ochranné známky.

Nelze přisvědčit žalobci v tom, že žalovaný nebyl oprávněn posuzovat znovu podmínky zápisu ochranné známky, když jednou byla shledána způsobilou k zápisu s tím, že jiný výklad by znamenal zpřísnění podmínek na základě nového zákona a jeho nepřípustnou retroaktivitu. Zákon č. 137/1995 Sb. svěřil ustanovením § 25 Úřadu pravomoc kdykoliv znovu přezkoumat soulad zápisu ochranné známky se zákonem. To znamená, že zápisná způsobilost zapsané ochranné známky může být, ať k návrhu nebo z moci úřední, zpochybněna a Úřad je oprávněn ji znovu posoudit. Jistě by tak nemohl učinit podle kritérií, která zákon v době zápisu neznal. V daném případě tomu tak ovšem nebylo, neboť žalovaný vycházel z podmínek stanovených v době zápisu citovaným ustanovením zákona č. 174/1988 Sb.

Pojem „rozlišovací způsobilost“ ani „popisnost“ v zákoně ani ve vyhlášce č. 187/1988 Sb., o řízení ve věcech ochranných známek, definován nebyl. Jedná se o pojmy, jejichž význam je z jazykového hlediska celkem neproblematický. Jiná je otázka posouzení, zda ochranná známka tyto vlastnosti má či nikoliv; z tohoto hlediska je třeba je považovat za tzv. „neurčité pojmy“, neboť nejen nejsou definovány, ale jejich přesná definice by byla velmi obtížná. Správní uvážení (diskreční pravomoc), tj. zákonem povolená volná úvaha správního orgánu, znamená volbu mezi možnými řešeními a soudem přezkoumatelné je správní uvážení pouze omezeně [k tomu srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 1992, čj. 6 A 6/92-3 (publikováno pod č. 3/1993 Sbírky soudních rozhodnutí ve věcech správních), a ze dne 17. 12. 1993, čj. 6 A 33/92-11 (nepublikováno), nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, čj. 5 A 139/2002-46 (publikováno pod č. 416/2004 Sb. NSS)]. V daném případě taková možnost správnímu orgánu ale zákonem dána není – jen v tom lze ovšem dát za pravdu žalobci oproti vyjádření žalovaného. Od správního uvážení je totiž třeba odlišit úvahu správního orgánu o naplnění podmínek zákona a hodnocení důkazů, a tedy i úvahu o naplnění neurčitého právního pojmu. V tomto případě úvaha správního orgánu přezkumu soudu plně podléhá. Nelze z ničeho dovodit, že žalovaný postupoval v daném případě cestou správního uvážení, k tomu neměl zákonem vytvořený prostor. Hodnotil pouze skutečnosti z hlediska naplnění zákonných podmínek a vyložil naplnění pojmů, které jsou pro rozhodnutí, k němuž byl oprávněn, rozhodné. Možnost správního uvážení není tak navozena užíváním pojmu „distinktivita“, neboť z něho by nic takového nebylo možno dovodit. Je ovšem pravdou, že se jedná o pojem, který rozhodný zákon nezná. V literatuře, judikatuře i praxi je však tohoto pojmu dlouhodobě užíváno, a to ve stejném smyslu jako pojmu „rozlišovací způsobilost“ (ostatně v tomto významu ji užívá i žalobce). To odpovídá i významu slova, jaký je mu přiřazen ve slovnících (např. Ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dům s. r. o., Praha 1995; Slovník cizích slov, Ottovo nakladatelství s. r. o., Praha 2000; Akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2001). Pokud tedy pojmu „distinktivita“ nedává žalovaný jiný obsah, než je „schopnost označení rozlišit výrobky a služby“, nevybočuje nijak z mezí zákona. V daném případě v rozhodnutí prvoinstančním tento pojem není užit vůbec, v rozhodnutí druhoinstančním jen v konstatování tvrzení navrhovatele a dále v závěru, že ochranná známka je nedistinktivní a distinktivitu nezískává ani tmavým podkladem a že ji ochranná známka neměla ani v době zápisu. Přitom tohoto pojmu užívá při hodnocení rozlišovací způsobilosti, tedy způsobilosti odlišit danou ochrannou známkou výrobky nebo služby jejího přihlašovatele, plně v mezích zákona a v mezích podmínek, které je Úřad oprávněn posuzovat. Rozhodnutí nijak nehodnotí míru rozlišovací způsobilosti, ale vychází z toho, že ji daná ochranná známka nemá a neměla. Dostatečnost rozlišovací schopnosti je zmíněna jen při vysvětlení obecného pojetí tohoto pojmu, bez závěrů k danému případu, u něhož je nepochybně vyjádřen nedostatek rozlišovací způsobilosti. Z užívání žalobou kritizovaného pojmu žalovaným tak nelze ve prospěch žalobce ničeho vytěžit.

Další námitkou žalobce napadá nerespektování rozdílů mezi pojmy „rozlišovací způsobilost“ a „popisnost“ při posuzování při zápisu ochranné známky a při jejím výmazu. Zákon č. 174/1988 Sb. v § 2 považuje schopnost odlišit výrobky či služby od různých výrobců či poskytovatelů služeb za základní vlastnost ochranné známky, přičemž v § 4 písm. a) vylučuje ze zápisu, tedy určuje, že tuto podmínku nesplňují, označení bez rozlišovací způsobilosti nebo označení tvořená převážně popisnými údaji. Nejde tedy o pojmy totožné, přičemž označení tvořená převážně popisnými údaji jsou ze zápisu vyloučena i v případě, že by snad sama o sobě byla schopna rozlišení výrobků či služeb. K závěru o zápisné nezpůsobilosti stačí naplnění jednoho z těchto pojmů. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně vychází ze závěru o jednoznačné popisnosti označení, rozhodnutí správního orgánu II. stupně se výslovně plně ztotožňuje se závěry rozhodnutí správního orgánu I. stupně a současně poukazuje na neschopnost označení individualizovat výrobky či služby jejího majitele, a to v rozporu s § 2 zákona č. 174/1988 Sb. (tedy ve vztahu k obecnějšímu požadavku na nezbytnost odlišitelnosti výrobků a služeb). To nelze považovat za zaměnitelné užívání zákonných pojmů a není to na újmu srozumitelnosti či zákonnosti napadeného rozhodnutí. Odlišný způsob interpretace pojmů při rozhodování o zápisu ochranné známky a při rozhodování o jejím výmazu je logický, opak by totiž zcela vylučoval možnost výmazu podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. Takový postup sám o sobě není dokladem o účelovém zpřísnění výkladu známkoprávních předpisů v případě žalobce; ten ani netvrdí nic, z čeho by bylo možno dovodit, že žalovaný v jeho případě takto postupoval. K tomu by totiž musel doložit, že v době, kdy ochranná známka byla zapsána, se jednalo o výklad všeobecně akceptovaný v rozhodovací činnosti Úřadu, a nikoliv o exces v posouzení – z toho vychází žalovaný tvrdící, že podmínky zápisu ochranné známky nebyly splněny v době, kdy byla zapsána.

Odkazuje-li žalobce na rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 5. 1996 k OZ-65471-91 a dovozuje-li z něho překročení dikce zákona užitím účelových přívlastků vztahujících rozlišovací způsobilost k určitému výrobci a k odlišení od jiných výrobců, nelze s ním souhlasit. Citované rozhodnutí skutečně obsahuje závěr o tom, že přihlašované označení musí být příznačné právě jen ve vztahu k výrobkům přihlašovatele, ovšem s tím, že pokud přihlašované označení bylo užíváno více výrobci téhož druhu zboží (zde označení „EXTRA SPECIAL“ a výrobci kávy), jde o označení vyloučené ze zápisu. Nelze z toho však dovodit závěr, který činí žalobce, a to, že pokud by dané označení užíval sám, může plnit funkci ochranné známky. Výluka zápisu popisného označení podle § 4 písm. a) zákona č. 174/1988 Sb. se skutečně neuplatní tam, kde přihlašovatel prokáže, že se toto označení stalo příznačným pro jeho výrobky či služby. Podmínky příznačnosti byly stanoveny v § 8 vyhlášky č. 187/1988 Sb., konstatuje je i žalovaný v napadeném rozhodnutí s tím, že je žalobce nesplnil. Tyto podmínky by musely být splněny v době zápisu ochranné známky. To ze spisu nevyplývá a v rozkladu žalobce je pouze argumentováno tím, že majitel ochranné známky (firma J. M. – KABELOVNA GOODWILL) od r. 1995 má ve Slovenské republice zapsanou ochrannou známku „K KABELOVNA“. V tom naplnění podmínek příznačnosti spatřovat nelze, navíc jde o jiné znění ochranné známky, jiného majitele, a tedy ani není třeba poukazovat na dispozice s ochrannou známkou a změny majitelů v rozhodné době. Také, jak již bylo uvedeno, popisnost označení, které je zcela běžně užívaným slovem, brání ztotožnění s výrobky určitého výrobce, tedy nemůže plnit účel ochranné známky.

Rozhodnutí obou stupňů se s tímto tvrzením, byť stručně, vypořádala, vycházejíce z posouzení označení jako natolik popisného, že vylučovalo zhojení zápisné nezpůsobilosti příznačností označení. Nerozhodná je žalobní argumentace, že označení „KABELOVNA“ v době zápisu ochranné známky podle obchodního rejstříku neužíval jiný podnikatel. Důvodem zápisné nezpůsobilosti nebyla kolize s názvem jiného podnikatele ve smyslu § 4 písm. d) zákona č. 174/1988 Sb.

Další žalobní námitka poukazuje na skutečnost, že popisnost označení se nevztahuje k výrobkům, ale k výrobci, jde tedy o označení výrobce pouze navozující představu určitých výrobků, a tedy označení sugestivní. Je-li výraz „KABELOVNA“ označením sugestivním, nebylo třeba podle žalobce vůbec zápisnou způsobilost tohoto označení dokládat. Zákon o sugestivních označeních nehovoří a nelze dospět k závěru, že u takových označení není třeba zkoumat zápisnou způsobilost. Sugestivní označení, tedy označení asociující u spotřebitele určitou představu o výrobku a jeho výrobci, mohou i nemusí splňovat podmínky zápisu. Zákon popisnost jako důvod výluky zápisu nevztahuje pouze k výrobku a nelze hovořit o tom, že v daném případě jde o popisnost ve vztahu k označení konkrétního výrobce. Výraz „kabelovna“ je běžně užívaným slovem, a ani neměl vztah k přihlašovateli ochranné známky v tom smyslu, že by mohl asociovat představu o něm jako o konkrétním výrobci a odlišovat jej od výrobců jiných, jak je stanovena základní podmínka ochranné známky v § 2 a jaký je i smysl ochranných známek vyjádřený v § 1 zákona č. 174/1988 Sb. V daném případě se jednalo o slovní grafickou ochrannou známku tvořenou jedním slovem „KABELOVNA“. Důvody zápisné nezpůsobilosti v rozhodnutí správního orgánu I. stupně vycházejí z toho, že jde v češtině o zcela běžné slovo, označující závod nebo oddělení závodu na výrobu elektrických vodičů nebo kabelů. V tom odkazují na odborné vyjádření Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky ze dne 18. 5. 1998 vycházející z citace Slovníku spisovného jazyka českého (Academia Praha 1989). Z toho důvodu je třeba označení považovat za popisné a zcela nezpůsobilé k odlišení výrobků. Rozhodnutí správního orgánu II. stupně se s touto argumentací ztotožnilo s tím, že takové označení není schopno individualizovat výrobky a služby jeho majitele. Tento výklad soud jako zákonu odpovídající akceptuje. Rozlišovací schopnost označení postrádá nejen ve vztahu k okruhu spotřebitelů daného zboží, ale všeobecně, neboť je tvořeno v češtině obvyklým slovem s jednoznačným významem a tento význam s výrobky, pro které je určeno, plně souvisí.